Revue de l'année 2023 en droit des marques de commerce

2023 a été une année chargée en droit des marques de commerce au Canada. Les tribunaux canadiens se sont penchés sur un large éventail de questions, de l’octroi de licences à la publicité comparative en passant par le co-marquage.  

Des changements notables ont également été apportés à la pratique de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. Les prolongations de délai disponibles pour les oppositions et les procédures en radiation sommaire pour non-emploi ont été considérablement réduites, et de nombreux frais ont été augmentés de 20 à 35 %. En outre, l’Office a lancé un nouveau Service de recherche de document, qui a grandement amélioré l'accès aux correspondances.

1. Un détaillant peut-il enregistrer sa marque de commerce en association avec les produits qu'il vend mais qu'il ne fabrique pas ?

Il n'est pas rare que les détaillants apposent leur marque sur les produits qu'ils vendent, même si ces produits sont fabriqués par des tiers et qu'ils portent leurs marques respectives. Cette pratique soulève toutefois une question intéressante en droit des marques : permet-elle au détaillant d'enregistrer sa marque en liaison avec les produits qu'il vend? L'une des premières décisions de la Cour fédérale en 2023, GNR Travel Centre ltd. c. CWI inc, 2023 CF 2, offre quelques pistes de réflexion.

GNR, un détaillant de véhicules récréatifs, a cherché à enregistrer la marque GNR CAMPING WORLD & Design (la « Marque ») en association avec des véhicules récréatifs et des services de vente au détail de ces véhicules. Un autre grand détaillant de véhicules récréatifs, CWI, s'est opposé à la demande, au motif que GNR n'avait pas employé la Marque au Canada pour chacun des produits et services énumérés dans la demande aux dates revendiquées.

La Commission des oppositions a estimé que GNR avait établi qu'elle avait employé la Marque en liaison avec les produits, mais pas en liaison avec les services. En appel, la Cour fédérale a confirmé les conclusions de la Commission. 

En ce qui concerne les produits, la Cour a estimé que même si GNR n’était pas le fabricant, la présence d'autocollants, portant la Marque, apposés sur les produits avant la vente était suffisante pour établir l’emploi de la Marque en liaison avec les produits. La Cour a rejeté l'idée que seul le fabricant d'origine d'un produit peut prétendre employer une marque avec ce produit, alors que tous les autres acteurs de la chaîne d'approvisionnement, tels que les détaillants ou distributeurs, ne font que fournir un service, de sorte que toute marque qu'ils apposent sur les produits est uniquement associée à leur service.

Ironiquement, GNR n'a pas fourni suffisamment de preuves pour établir qu'elle avait employé la Marque en association avec les services à la date revendiquée. À cet égard, la Cour a noté qu'une simple attestation dans un affidavit est insuffisante pour établir l’emploi. Considérant que l'on pouvait s'attendre à ce que les services soient fournis en ligne, le Cour a confirmé que la Commission des oppositions pouvait effectivement s’appuyer sur des pages web archivées pour démontrer l’absence d’emploi de la Marque à la date revendiquée.

Cette décision est actuellement en appel.

2. Confusion entre des idéogrammes

Dans le plus récent épisode d'un différend de longue date entre deux boulangeries, la Cour fédérale a réexaminé la question de la confusion entre des caractères en langue étrangère.

Cheung's Bakery Products Ltd. (« CBP »), la demanderesse dans cette affaire, exploite depuis près de 50 ans une boulangerie dans la région de Vancouver, offrant des produits et services liés à la boulangerie en association avec une ou plusieurs des marques suivantes:

(collectivement, les « Marques Cheung »)

La défenderesse, Easywin Ltd. (« Easywin »), fait partie du groupe de sociétés Saint Honore, qui exploite l'une des plus grandes chaînes de boulangeries à Hong Kong et commercialise également des produits alimentaires liés à la boulangerie pour les distribuer sur divers marchés, y compris au Canada. 

À la fin des années 2000 et au début des années 2010, CBP et Saint Honore ont été impliqués dans un litige relatif à certains des caractères chinois reproduits ci-dessus, CBP ayant obtenu gain de cause devant la Commission des oppositions, la Cour fédérale et la Cour d'appel fédérale.

En juillet 2019, Easywin a obtenu à l'insu de CBP des enregistrements pour deux marques composées des caractères chinois 安娜 que l'on retrouve dans chacune des Marques Cheung, se traduisant en anglais par « Anna » ou « Anna's » et se translittérant par « an na » (en mandarin) ou « on naa » (en cantonais).

(collectivement, les « Marques Easywin »)

CBP a déposé une demande contre Easywin en Cour fédérale, cherchant à faire radier les Marques Easywin pour confusion et mauvaise foi.

En ce qui concerne la confusion, la Cour a déduit de la preuve que les consommateurs probables (et ciblés) des produits et services des parties, à savoir la communauté sino-canadienne, seraient en mesure de lire et de comprendre les caractères chinois composant les marques. Par conséquent, plutôt que d'interpréter les marques des parties comme de simples dessins, les consommateurs concernés comprendraient leur signification. Étant donné que chacune des marques partageaient les deux mêmes caractères chinois, la Cour a estimé que les marques des parties étaient similaires en termes d'apparence, de son et d'idées suggérées. La Cour est ainsi parvenue à la même conclusion que la Commission des oppositions, la Cour fédérale et la Cour d'appel fédérale dans le précédent litige opposant CBP et Saint Honoré.

La Cour a également estimé que les demandes d'enregistrement des Marques Easywin avaient été déposées de mauvaise foi. Au moment du dépôt, Easywin était au courant du litige antérieur entre Saint Honoré et CBP. Easywin ne pouvait donc pas être convaincue qu'elle avait le droit d'enregistrer les Marques Easywin. 

Voir notre article complet sur cette décision (strictement disponible en anglais).

3. Sur l’importance de la preuve dans les litiges relatifs aux marques de commerce

Les parties engagées dans une procédure d'opposition sont fréquemment incitées par leurs avocats ou agents à soumettre des preuves d’emploi de leurs marques, une tâche qui peut s'avérer fastidieuse et entraîner des coûts significatifs. Ces efforts portent-ils véritablement leurs fruits ? La réponse doit être répondue par l’affirmative, comme en témoigne l'affaire opposant Puma SE à Caterpillar Inc.

Puma a déposé une demande d’enregistrement pour la marque PROCAT en liaison avec des chaussures et accessoires divers. Caterpillar s'est opposée à la demande de Puma, au motif que PROCAT créait de la confusion avec ses propres marques, soit la marque dessin « CAT & Triangle Design » (ci-dessous) et la marque nominale CAT, pour des produits similaires.

En première instance, la Commission des oppositions a estimé qu'il n'y avait qu'une "certaine ressemblance" entre les marques PROCAT et CAT, et a donc approuvée la demande d’enregistrement de Puma. La donne a toutefois changé lorsque Caterpillar a présenté de nouveaux éléments de preuve devant la Cour fédérale, en appel.

Spécifiquement, Caterpillar a déposé des éléments de preuve tendant à minimiser l'importance du préfixe "PRO" dans la marque PROCAT, incluant des extraits de dictionnaires démontrant que "pro" est un terme élogieux au caractère distinctif inhérent limité. Bien que Puma ait tenté de démontrer que sa marque PROCAT, dans son ensemble, était bien connue des consommateurs et possédait donc un certain caractère distinctif acquis, cette preuve n'a pas résisté à un examen approfondi : les ventes de Puma étaient associées à des "bouteilles d'eau, des barrettes, des ballons de football et des protège-tibias", et non aux produits en question. La Cour a donc considéré CAT comme l’élément dominant de PROCAT.

Contrairement à la preuve chambranlante soumise par Puma, la preuve de Caterpillar démontrait des années d’emploi de ses marques CAT. Bien que Puma ait soutenu qu'elle avait également un historique d’emploi de marques CAT, il s'agissait uniquement de sous-marques, utilisées en petites polices de caractères et toujours accompagnées du plus célèbre logo de la société. Par conséquent, la Cour a mis en doute le fait que les consommateurs associeraient les marques CAT à Puma. La décision de la Commission a été annulée et la demande d’enregistrement de Puma a été refusée.

Lorsque Puma a porté l'affaire devant la Cour d'appel fédérale, il ne restait guère d'arguments à présenter. En confirmant la décision de la Cour fédérale, la Cour d'appel fédérale a noté qu’en fin de compte « la décision de la juge en l’espèce était principalement fondée sur l’absence de preuve que la marque PROCAT avait déjà été utilisée au Canada dans la mesure où elle aurait acquis un caractère distinctif ou serait devenue connue. »

Cette affaire souligne que la preuve est un aspect critique des litiges relatifs aux marques de commerce, y compris dans les affaires d'opposition. Caterpillar bénéficiant d'une reconnaissance plus forte de la part des consommateurs, Puma n'a pas été en mesure de démontrer que PROCAT ne risquait pas de créer de confusion.

4. Sur l’importance d’une gestion adéquate des licences de marques

Dans le cadre d'un appel d'une décision rapportée dans notre Revue du droit des marques de commerce de l'année 2022 (strictement disponible en anglais), la Cour d'appel fédérale a eu l'occasion de rappeler aux titulaires de marques l'importance de la gestion adéquate de leurs licences.

La demanderesse dans cette affaire, Milano Pizza, était titulaire de la marque de commerce enregistrée MILANO PIZZERIA & Design, qu'elle octroyait sous licence à un certain nombre de pizzerias indépendantes au Canada :

Lorsqu'un titulaire de licence a continué d’employer la marque MILANO PIZZERIA & Design à l'expiration de la licence, Milano Pizza a intenté une action en contrefaçon, en concurrence déloyale et en dépréciation de l’achalandage. En retour, la défenderesse a déposé une demande reconventionnelle en radiation de la marque MILANO PIZZERIA & Design notamment pour cause de manque de caractère distinctif et d'abandon.

La Cour fédérale a estimé que la marque n'était pas distinctive et donc invalide, concluant que la demanderesse n'était pas en mesure de démontrer un contrôle suffisant sur les produits et services fournis par les titulaires de licences.

La question centrale en appel était de savoir si la Cour fédérale avait mal appliqué le test juridique permettant d'évaluer le contrôle exercé sur les titulaires de licences, conformément au paragraphe 50(1) de la Loi sur les marques de commerce.

Selon Milano Pizza, la Cour ne devrait pas s'attarder à l'interprétation de la nature du contrôle exercé : la simple affirmation du titulaire d'une marque quant à l'exercice de ce contrôle devrait être considérée comme suffisante.

Fortement en désaccord, la Cour d'appel fédérale a statué que la Cour fédérale n'avait en aucun cas imposé la manière dont le titulaire d'une marque devait exercer son contrôle, tout en soulignant que « si n’importe quel type ou degré de contrôle était acceptable, cela reviendrait à faire fi du paragraphe 50(1). »

Cette décision souligne l'importance d’exercer un contrôle suffisant sur ses titulaires de licences, particulièrement sur la qualité des produits finis ou des services offerts par ceux-ci.

Pour un résumé plus détaillé de cette décision et une revue des meilleures pratiques que les titulaires de marques devraient prendre en considération lorsqu'ils octroient des licences, nous vous invitons à lire nos articles complets : Federal Court of Appeal confirms the importance of a licensor’s control over finished products and services et How to slice through trademark challenges: Key takeaways for proper trademark licensing (strictement disponibles en anglais).

5. Guide pratique sur la publicité comparative

Dans sa décision très attendue dans l’affaire Energizer Brands, LLC c. Gillette Company, 2023 CF 804, la Cour fédérale a procédé à un examen opportun du droit sur la « publicité comparative » et la cause d’action de dépréciation de l'achalandage en vertu de l’article 22 de la Loi sur les marques de commerce.

L'affaire concernait l’emploi par Duracell des marques enregistrées ENERGIZER et ENERGIZER MAX d'Energizer, ainsi que l’emploi des expressions « the bunny brand » et « the next leading competitive brand », sur des emballages dans le cadre d'une campagne de publicité comparative de Duracell.

La Cour a conclu que l’emploi par Duracell des marques enregistrées ENERGIZER et ENERGIZER MAX d'Energizer contrevenait à l'article 22, prononçant ainsi une injonction permanente et accordant des dommages-intérêts en faveur d'Energizer. La Cour a toutefois rejeté le reste de l'action d'Energizer, notamment en ce qui concerne l’emploi des expressions « the bunny brand » et « the next leading competitive brand ».

Pour parvenir à cette conclusion, la Cour a accordé une importance particulière au contexte, à l'emplacement et à la taille des marques et expressions employées par Duracell, offrant ainsi des indications précieuses aux entreprises qui intègrent des références à d'autres détenteurs de marques dans leurs campagnes de marketing.

Pour un résumé plus complet de cette décision, nous vous invitons à lire notre article complet : Federal Court’s decision in Energizer Brands, LLC v Gillette Company narrows test for depreciation of goodwill in comparative advertising cases.

6. Une mise en garde au sujet des accords de coexistence

L'adoption par une entreprise d'une marque similaire à celle d'une autre entreprise peut sembler préoccupante pour des tiers sans toutefois poser des difficultés pratiques pour l'une ou l'autre des entreprises. Dans ces situations, il est fréquent que les parties concluent un accord contractuel en vue de faciliter une « coexistence ».

Que se passe-t-il alors lorsque l'Office des marques estime qu'une marque est susceptible de causer de la confusion avec une autre, mais que leurs propriétaires respectifs ne voient pas d'inconvénient à cette coexistence? L'affaire Tweak-D Inc c Canada nous rappelle que le simple dépôt d'un accord de coexistence (ou d’une lettre de consentement) ne conduira pas au retrait automatique d’une objection, et souligne l'importance du contenu d'un tel accord.

Le protagoniste dans cette histoire est Tweak-D Inc, une société canadienne titulaire de la marque TRIBAL CHOCOLATE. Selon les documents déposés auprès de l’Office des marques, Tweak-D a introduit cette marque au Canada en 2016 et, en 2017, a déposé une demande d'enregistrement pour cette marque en liaison avec – entre autres – des teintures pour cheveux.

La Loi sur les marques de commerce énonce que la demande d'enregistrement d'une marque doit être refusée si elle prête à confusion avec une autre marque déjà inscrite au registre. Tweak-D se heurtait ainsi à l'enregistrement d’une marque tierce pour TRIBAL, également pour des teintures pour les cheveux, datant de 2012. L’Office des marques a dûment soulevé une objection.

Tweak-D a argumenté contre l'objection de plusieurs manières, notamment en déposant un document signé par le titulaire de TRIBAL, dans lequel celui-ci reconnaissait l’absence de risque de confusion. Cet accord mettait également en place certaines mesures destinées à éviter toute confusion réelle:

• Tweak-D vendrait ses produits aux détaillants grand public, aux pharmacies ou aux détaillants sur Internet, mais pas aux salons de beauté et aux spas.
• Aucune des parties ne modifierait la représentation de ses marques respectives afin d'accroître leur similitude avec la marque adoptée par l'autre partie.

Aucune des parties ne ferait la promotion de ses produits d'une manière susceptible de créer de la confusion ou d'indiquer qu'il peut y avoir une association avec l'autre partie.

Le registraire a néanmoins maintenu son objection et a refusé la demande d'enregistrement de TRIBAL CHOCOLATE. Aucun des appels n'a abouti à un changement dans l'issue de l'affaire.

Malgré l'existence d'un accord de coexistence entre les parties, l'Office n'était pas convaincu que les marques ne prêtaient pas à confusion. Selon l’Office, l'accord n’offrait qu’une « protection contractuelle entre les parties ». La Cour d'appel n'a pas contesté cette opinion.

Cette affaire rappelle que, bien qu'il soit théoriquement possible de surmonter les objections de confusion avec des accords de coexistence, la réalité pratique est que cette approche est souvent vouée à l’échec. Dans les rares succès, c'est le contenu de l'accord qui importe : l'accord dans l'affaire Tweak-D ne contenait pas suffisamment d'informations pour expliquer pourquoi la confusion était improbable.

Un accord de coexistence peut être un outil puissant, mais comme le montre cette affaire, uniquement s'il est rédigé de manière judicieuse. Une partie à un tel accord doit accepter le risque que l'Office des marques refuse l'enregistrement, même avec le consentement de l'autre partie.

Mises à jour - pratique

1. Augmentation des frais de l’OPIC

En 2023, l'OPIC a annoncé d'importantes augmentations de ses frais, qui sont en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

Certains des frais les plus couramment acquittés ont augmenté de 20 à 32 %, comme le montre le tableau ci-dessous.

Selon l'OPIC, l'augmentation des frais était nécessaire, entre autres, pour rétablir la viabilité financière de l'organisation suite à la convergence de divers facteurs opérationnels et financiers qui ont placé l'organisation dans une situation financière précaire (coûts de main-d'œuvre, volumes de demandes et inflation). L’OPIC, qui ne reçoit aucun financement opérationnel du gouvernement du Canada, dépend entièrement des revenus générés par les frais officiels pour financer ses opérations.

L'augmentation des frais devrait servir, du moins en partie, à l'embauche et à la formation de nouveaux examinateurs.

L'OPIC a précédemment indiqué que plus de 100 nouveaux examinateurs avaient été engagés en 2023. Une fois que les nouveaux examinateurs auront terminé leur intégration et leur formation, les retards actuels dans l'examen des marques canadiennes seront, espérons-le, réduits.

2. Réduction des délais de prolongation disponibles dans les oppositions et les procédures d’avis 45.

Dans le cadre de procédures d'opposition et de radiation sommaire pour non-emploi, les parties peuvent demander diverses prolongations de délai, notamment les suivantes :

L'OPIC a annoncé à la fin de l'année 2023 que les prolongations de délai disponibles dans les procédures d'opposition et de radiation en vertu de l'article 45 seraient considérablement réduites à compter du 1er décembre 2023. Les réductions des prolongations de délai vont de 20 % à 75 % à différents stades de la procédure et les changements varient selon qu'il s'agisse d'une procédure d'opposition ou d'une procédure de radiation en vertu de l'article 45.

En ce qui concerne les procédures engagées en vertu de l'article 45, la prolongation de délai de référence pour le dépôt de la preuve a été réduit de quatre à deux mois (soit une réduction de 50 %).

En ce qui concerne les oppositions, les prolongations de référence et de conciliation (cooling off) dont disposent les parties ont été considérablement réduites. À titre illustratif, la prolongation de référence disponible pour déposer une déclaration d'opposition a été réduite de 50 %, passant de quatre à deux mois à compter du 1er décembre 2023. En outre, la prolongation de conciliation dont dispose chaque partie (sur consentement) a été réduite de neuf à sept mois.

Une liste plus exhaustive des changements apportés aux délais disponibles à tous les stades de la procédure d'opposition est présentée dans notre article ici (strictement disponible en anglais).

3. Lancement du nouveau Service de recherche de document et de correspondance électronique

L'OPIC a annoncé deux nouvelles avancées technologiques en 2023.

La première est une plateforme en ligne connue sous le nom de Service de recherche de document de marques de commerce (« SRDMC »). Ce service permet au grand public de récupérer des copies électroniques de documents émis par l'OPIC et soumis à celle-ci en ce qui concerne les demandes et les enregistrements de marques. Ces documents comprennent ceux déposés au cours de l'examen des demandes, des oppositions et des procédures de radiation en vertu de l'article 45. Avant l'introduction du SRDMC, l'obtention de documents relatifs à une demande ou à un enregistrement nécessitait de demander des copies papier à l'OPIC.

La seconde est la possibilité pour les agents de marques, les titulaires de droits, et les parties aux procédures d'opposition et de radiation de communiquer avec l'OPIC par voie électronique. Les parties souhaitant en bénéficier doivent s'inscrire et sélectionner le courrier électronique comme méthode privilégiée de réception de la correspondance. Si aucune mesure n'est prise, l'OPIC enverra, par défaut, la correspondance par courrier.

Dans l’intervalle, n’hésitez pas à contacter un membre de notre groupe Marques de commerce et protection des marques pour toute question afférente à cette mise à jour.

Le présent article se veut une mise à jour ponctuelle en matière de droit des technologies et de la propriété intellectuelle en vigueur au Canada. Son contenu est uniquement informatif et ne constitue pas un avis juridique ou professionnel. Si vous souhaitez obtenir un tel avis, nous vous invitons à contacter notre cabinet directement.