Un peu plus d'un mois s'est écoulé depuis que le Canada a adhéré au Protocole de Madrid. L’événement est historique, l'Office canadien de la propriété intellectuelle (OPIC) ayant été le premier office à autoriser les demandeurs de marques à utiliser le système de dépôt électronique de Madrid dès le premier jour. Alors que les praticiens canadiens et étrangers s'adaptent au nouveau paysage, il est important de comprendre les procédures particulières que le Canada a mises en place pour les demandes de Madrid.
Lorsque les demandeurs font appel aux services d'un représentant étranger auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), il existe une anomalie de procédure pour les désignations canadiennes qui pourrait surprendre bon nombre de ceux qui utilisent le système de Madrid.
En vertu du nouveau Règlement canadien sur les marques de commerce, entré en vigueur le 17 juin 2019, l'OPIC n'est autorisé à envoyer de la correspondance qu'au demandeur ou à un agent de marques de commerce canadien désigné, et non aux représentants étrangers. Certaines communications, mais pas toutes, seront également envoyées à l'OMPI.
Lorsqu'une désignation canadienne identifie un représentant étranger devant l'OMPI en ce qui concerne la demande ou l'enregistrement international, l'OPIC enverra une « lettre de courtoisie » au représentant étranger l'informant que toute la correspondance future ne sera envoyée qu'au demandeur ou à un agent de marques canadien désigné.
Par la suite, l'OPIC n'enverra plus aucune communication au représentant étranger. Au lieu de cela, l'OPIC enverra toutes les notifications qu'il émet au demandeur (à moins qu'un agent de marques canadien ne soit nommé). Il enverra également certains avis à l'OMPI, notamment les refus provisoires totaux, les confirmations de refus provisoires totaux et les déclarations d'octroi de la protection.
Il est particulièrement important de noter que l’OPIC n’enverra pas certaines communications importantes à l’OMPI ne les envoyant plutôt qu’au demandeur (ou à son agent canadien désigné). Ces avis importants comprennent les avis d'approbation, les rapports d'examen ultérieurs (c'est-à-dire lorsqu'une objection a été maintenue mais que le demandeur a une nouvelle possibilité de répondre), les avis de défaut et les refus (avec un délai d'appel). Par conséquent, dans de nombreux cas, un délai administratif ou légal sera fixé, mais l'OMPI (et donc le représentant étranger) ne sera pas informé.
En outre, les demandeurs qui ont retenu les services d'un représentant étranger pourraient être confus et même irrités de recevoir des avis alors qu’ils croyaient que ceux-ci étaient pris en charge par leur représentant.
Pour éviter que cette correspondance soit envoyée directement aux demandeurs et pour s'assurer que les représentants étrangers soient au courant de toute la correspondance émise par l'OPIC (plutôt que de compter sur le demandeur pour transmettre cette communication), les représentants étrangers peuvent envisager de nommer un agent canadien pour la demande canadienne. L'agent canadien peut alors signaler l'émission de ces lettres au représentant étranger et lui fournir des commentaires ou des conseils si nécessaire.
Pour plus d'informations sur la désignation de notre cabinet comme votre agent canadien pour de telles communications, veuillez contacter un membre de notre groupe de protection des marques de commerce et d'image de marque.
Ce qui précède constitue une mise à jour, en date de cet article, en matière de droit canadien de la propriété intellectuelle et des technologies. Le contenu est uniquement informatif et ne constitue pas un avis juridique ou professionnel. Pour obtenir de tels conseils, veuillez communiquer directement avec nos bureaux.